La valorisation d’une société ou d’une activité repose, bien souvent, sur un ensemble de paramètres juridiques et économiques parmi lesquels la détention d’actifs immatériels (droits de propriété intellectuelle, secret des affaires, clientèle, etc.) peut avoir une place prépondérante. Dans les opérations de fusion-acquisition, les garanties portant sur ces actifs spécifiques sont donc essentielles.
Par Jean-Baptiste Thiénot, avocat counsel en droit de la propriété intellectuelle. Il accompagne les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs innovations (brevets, secret d’affaires, savoir-faire) tant en conseil qu’en contentieux. jean-baptiste.thienot@cms-fl.com et Aliénor Fevre, avocat en droit commercial. Elle a développé une expertise particulière en droit commercial international et en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. alienor.fevre@cms-fl.com
Garanties et droits de propriété intellectuelle
Plusieurs types de garanties peuvent être obtenus pour sécuriser l’activité future de la cible ou la libre exploitation des actifs acquis.
Tout d’abord, si l’entreprise détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle, le vendeur doit pouvoir garantir qu’il en est bien le propriétaire et que ces droits n’ont pas été nantis ou donnés en licence. Pour les inventions brevetables, la question de la rémunération des inventeurs salariés peut aussi être couverte par une garantie spécifique.
Ensuite, l’acquéreur peut aussi se faire garantir d’une part, qu’aucun tiers ne conteste la validité des droits acquis (opposition, action en nullité) et, d’autre part, qu’aucun tiers ne contrefait lesdits droits à la date de l’opération.
Enfin, que l’entreprise détienne ou non des droits de propriété intellectuelle, il est important pour l’acquéreur de s’assurer que l’activité concernée ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dit autrement, aucun aspect de l’activité concernée (nom de l’entreprise, design des produits, technologies utilisées, etc.) ne doit être susceptible de faire l’objet d’une action en contrefaçon par un tiers. C’est un risque difficile à maîtriser et cette garantie fait souvent l’objet d’intenses discussions. Le vendeur pourra a minima garantir que l’activité telle qu’elle était menée avant l’opération ne portait pas atteinte - à sa meilleure connaissance - aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
Garanties et informations confidentielles
Ces mêmes garanties peuvent être pertinentes pour protéger les informations confidentielles de l’entreprise telles que les secrets d’affaires (ex. listes de clients ou tarifs) ou les savoir-faire (ex. secrets de fabrication). En outre, il est essentiel d’inclure une obligation selon laquelle le cédant s’interdit d’exploiter et de divulguer d’une quelconque manière les informations confidentielles pour l’avenir. A défaut, l’acquéreur pourrait perdre l’avantage concurrentiel procuré par ces informations.
Garanties et clientèle
La clientèle constitue l’élément principal de certaines opérations de restructuration, notamment la cession de fonds de commerce.
Confronté à une telle opération, tout cessionnaire aura à cœur de s’assurer de pouvoir bénéficier pleinement du droit de jouissance afférent à cet actif immatériel qu’est la clientèle et d’en demander la garantie à son cédant. Cette garantie peut prendre plusieurs formes et, fréquemment, celle d’une clause de non-concurrence. A ce titre, le cédant (et éventuellement ses dirigeants sociaux pour lesquels il se porte fort) s’interdira notamment de créer, acquérir ou exploiter, directement ou indirectement, une activité ou une société ayant une activité identique ou concurrente en tout ou partie à celle du fonds cédé. Les contours d’une telle clause sont souvent âprement négociés et les discussions entre les parties se focalisent toujours sur les mêmes points : définition de l’activité concurrente, champ d’application territorial et temporel de la clause, exceptions concédées au cédant.
En définitive, il est indéniable que malgré leur caractère intangible et parfois difficilement identifiable, les actifs immatériels doivent faire l’objet d’une attention particulière dans les opérations de fusion-acquisition et donner lieu à des garanties négociées avec précaution.
